袁真富、杜颖、易健雄、徐华等：恶意注册和恶意诉讼的商标法应对
导语：商标法第五次修改，又掀起了商标研讨热潮。为此，中国知识产权名家讲坛和知产财经等联合举办系列商标法研讨活动。
编辑整理：朱桓霆、徐杰、徐雯霏 西南政法大学
商标恶意注册是当前理论界与实务界密切关注的重点，《征求意见稿》第二十二条、第四十五条、第六十七条、第八十三条对商标恶意注册进行了规制，不仅提出了商标恶意注册的具体情形，而且提出了商标恶意注册申请的处罚制度、民事赔偿制度等，这对打击商标恶意注册、回归商标使用核心具有重要意义。各位专家从不同角度切入，对商标恶意注册的概念、范围、认定、法律规制等进行了探究。
钟鸣顾问指出，《征求意见稿》的规定与吴汉东老师提出的商标恶意注册概念基本一致，尤其是《征求意见稿》第二十二条第三项提出的“申请注册有损国家利益、社会公共利益或者有其他重大不良影响的商标的”情形，第二十二条提出的以相对理由和绝对理由为兜底的条款是一个创举。
对于商标恶意注册的概念，钟鸣顾问从立法、学者的角度展开分析，指出商标恶意注册的核心内容是抢注未注册商标。恶意注册的概念核心为：1.抢注他人驰名商标；2.抢注他人已经使用并有一定影响的商业标志；3.抢注与自己有特定关系的他人的商标。在“维秘”案中，法院已适用2001年《商标法》第13条第2款对维秘公司保护，故对诉争商标是否违反第41条第1款（不正当手段）不再予以评述。该案中，商标申请人为个人，一审认为是抢注，二审认为不构成抢注，。最高法院在裁判中并未认定是否构成不正当手段。从这个角度来说，部分所谓的不正当手段其实是基于行政司法不愿审定侵权商标时作出的一个变通做法，行政司法机关想方设法不予认定驰名商标。
对于商标恶意注册的立法建议，钟鸣顾问提出两点：第一，将《商标法》第三十条的混淆性近似作为恶意注册的类型。钟鸣顾问列举了拼凑使用商标构成混淆近似的“六必居”案、商标变形使用的“XINEYU”案以及商标不构成近似但具有主观恶意仍构成侵权的“Zsnol”案，并指出通过动态体系理论，可以综合各类混淆要素一同判断得出最后结论，如果能够证明恶意很明显，其加重混淆的权重会增大，为避免市场混淆，还是应不予注册。第二，将欺骗性误认作为恶意注册的一个类型。“李小龙形象”案、“丁真”案、“YouTube”案等案例表明，商标局可以主动适用第7项欺骗性误认对商标予以驳回。
对于商标欺骗性误认，钟鸣顾问认为欺骗性误认与混淆不同，欺骗性误认是指“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”情形。之所以使用欺骗性误认，存在两点原因：一是在驳回程序中恶意的注册应尽快予以驳回；二是行政司法机关想方设法不愿认定驰名商标，但同时又要予以保护，因此考虑用欺骗性误认。基于此，建议在《征求意见稿》第十四条注册条件的总论部分，增加“恶意注册应该予以驳回或者无效”的条款，而无需在二十二条中罗列已有条款。
对于商标恶意注册的法律规制，袁真富院长指出，商标法上的恶意注册包含了恶意抢注和恶意囤积行为。一些公司专门搞囤积，以前曾出现一个公司一天之内提交了数千件商标申请。因此很多大公司为了防止抢注这种情况，自己也在大量申请。以前司法界在研讨时认为这是在浪费审查资源，浪费司法资源。但经过利益平衡之后，许多公司还是选择主动大量申请商标，以防止别人抢注，甚至许多公司在执行所谓商标储备策略。新的草案中将“不以使用为目的，大量申请商标注册，扰乱商标注册秩序的”作为恶意注册的情形，会给公司带来一些困扰，即商标储备策略可能会被认定为所谓的商标恶意注册。申请7件商标和申请13件商标有何区别，申请数量如何从量变到质变，这都是需要解决的问题。将来的法律规则可能会越来越多地出现模糊的用语，比如“大量”“恶意”此类相对模糊的用语，这些在司法和审查实践中应如何进行量化？这是一个弹性很大的空间，审查部门或者司法部门可以结合具体行为判断，立法上如何克服这种模糊性、弹性空间的情况，需要在法条上作进一步的精细化规定。
杜颖教授认为，恶意注册的范围越来越宽。恶意注册最初强调的是主观意识上是否具备恶意，而恶意注册的范围更多停留在主观意图恶性比较明显的情况下，比如抢、仿。这是早期对于恶意注册的理解，抢注他人商标的和模仿他人商标的恶意比较明显。《征求意见稿》将现行《商标法》第四条放在第二十二条第一项中作为恶意注册的一种情形，反响很大。第四条中明确“恶意”更好一些，而“大量”反而不好掌握尺度，实践操作中的判断基本上还是“量”的问题。《商标法》第十条的适用是这些标志本身不能作为商标使用，这是一个禁用条款，而不强调主观状态。第二十二条强调的是否是主观上的恶性，是否需要一个体系化的考量，这是需要考虑的。目前可能会从使用端来推导注册的恶意性，不考虑或者不重点考虑其主观恶性，只是从客观效果上认定恶意注册，以结果推意图，从后端看前端，从使用反观注册。从整个体系来考虑，还需要进一步斟酌。
徐华副庭长认为，商标权利的取得存在注册制、使用制还有混合制，各有优弊，恶意注册商标也是普遍存在的问题。目前一直在通过各种方式遏制这个问题。从注册来看，这违反商标基本诚信原则。如果申请人通过不正当的方式、不正当的行为、不正当的目的，或者不正当的客体，取得了这种非法利益，那么法律上应不予认可。另一方面，恶意注册的核准是由于商标审查部门疏忽导致，也属于一种瑕疵的民事法律行为，是否可以准许商标主管机关为这种恶意注册行为进行一个事后纠正？恶意注册的过程中，尤其要注意“恶意”，其中应该严格限定，存在一个利益平衡的问题。商标的储备和商标的恶意囤积应如何分界，是要进一步思考的问题。
《征求意见稿》第四十四条、第四十五条新增抢注商标的强制移转制度，为商标恶意抢注提供了有效解决方案，各位专家从不同角度切入，对商标移转制度的背景、范围、限制、制度衔接等问题展开了深入探讨。
对于抢注商标强制移转的背景，袁真富院长从《商标法》涉及抢注不得注册的相对事由、针对抢注仅能商标异议或无效的不足、抢注商标强制移转（转让）的优势等三方面进行分析，指出抢注商标强制移转能够赋予其相对于第三人的优先地位，并且能够避免重复审查以提升确权效率，也能在合同约定外提供更多（强制性）选择。《巴黎公约》《欧盟商标条例》《欧盟商标指令》《德国商标法》等国际公约与国家立法中已经存在针对部分抢注商标强制移转的相关规定。
对于抢注商标强制移转的事由范围，袁真富院长指出其基本逻辑在于，强制移转是一个替代商标无效或者驳回商标申请的一种选择，而不是唯一的一个方案。强制移转应适用于相对事由，主要针对侵害在先权利，必须合理且必要，必须基于程序衔接的需要，不得损害公众利益。适用的抢注事由应包括第13条第2款的未注册驰名商标、第13条第3款的已注册驰名商标、第15条第1款的代理人、代表人抢注、第15条第2款的存在合同、业务往来关系或者其他关系人的抢注以及第32条（后半段）的在先使用的有一定影响的商标。其中第15条第2款的存在合同、业务往来关系或者其他关系人的抢注、第16条第1款的地理标志、第30、31条的在先注册商标及在先商标注册申请以及第32条（前半段）的申请商标注册不得损害他人现有的在先权利等事由是否可以强制移转存在争议。
对于抢注商标强制移转的限制问题，袁真富院长认为存在受让主体的适格性问题、被抢注商标的扩张问题、权利懈怠的限制问题等问题。比如，如果给在先权利人提供强制移转的机会，则姓名、肖像等被抢注的国内自然人如何对待？是否延及类似商品和近似商标？请求强制移转是否需设定期间限制？
对于抢注商标强制移转的制度衔接，袁真富院长指出其面临是否延及申请阶段的问题、与申请日的衔接问题、面临商标撤三的问题以及善意许可的有效性等问题。目前草案征求意见稿第四十五条、第四十六条规定的范围比较窄，主要涉及到驰名商标、代理人抢注、抢注他人在先使用的商标，而并未将地理标志和在先权利包含在强制移转的对象范围内。
易健雄副教授指出，恶意注册大致有三种类型：一是资源浪费型、二是“夺人之美”型，三是挑战法律底线型，强制移转主要是针对的是第二种类型，即“夺人之美”型。
对于商标强制移转中的善意第三人问题，刘永刚主席从实务角度展开分析，指出设立强制移转制度固然在打击恶意商标抢注上存在好处，但现实中同样也存在问题。比如善意第三人的问题，比如在申请商标转移时，恶意抢注人提出已许可给第三人，而此第三人看似善意但实则非善意，此时应如何处理？另外，在商标转让程序中，其正常流程一般是6个月，转让申请由商标局在12个月内审批。当恶意抢注人已在先提出转让申请，而后商标局才开始移转商标，这个期间能否申请商标转让暂停？这是商标局内部需要协调的事情，转让也是注册商标变更的问题。另外，关于受让人的主体资格，一个外企在中国开设子公司，是否可以请求将商标移转给商标真正的权利人，比如外企总部？尤其在合资企业中，企业内部对于谁来受让未必能达成一致共识。假设商标局将其中商标移转给国内的一家合资企业，那么国外商标授权方不同意怎么办？商标移转的出发点是好的，但内部还有许多细节需要梳理和探讨。
袁真富院长对此作出回应，恶意注册的商标如果已许可给善意第三人，那么对此应是一个有限度的保护。假设商标使用构成侵权，但被许可人构成善意，那么在商标无效之前可以不构成侵权，或者不赔偿。从目前实践来看，恶意注册在审查阶段要防止，端口也在后移到转让环节，如果认定构成恶意注册，那么很难对此类许可给予保护，即使是善意许可。否则，此时会出现一个架空问题，假设善意签署独占许可合同，那么强制移转过去受让人也无法使用，反而在商标使用上带来新的矛盾和问题。
对于强制移转制度与商标撤销、无效制度的衔接问题，徐华副庭长指出，强制移转制度能够充分保障商标被抢注人的权利，而且体现出效率的优势。但存在一个问题，如果将强制移转程序合并在申请撤销或无效的程序中去，权利人一并提出，这样是否更有效率？
诉讼是维护当事人自身合法权益、维护市场公平竞争的重要救济手段，但权利常被滥用，商标恶意诉讼的出现不仅与商标法立法原旨背道而驰，而且对创新秩序与竞争秩序的稳定运行造成了威胁。《征求意见稿》第八十四条提出了恶意诉讼反赔制度，为遏制商标恶意诉讼提供了可行措施。对此，各位专家从不同角度切入，对商标恶意诉讼的构成要件、赔偿标准、法律规制等问题进行了深入讨论。
徐华副庭长从“歌力思”案引入，通过规制恶意诉讼的相关政策法规、恶意诉讼的判断标准、赔偿范围的确定、禁止权利滥用这几个方面对恶意诉讼的司法现状进行了解读和展望，尤其对判断标准中“恶意”要件进行了深入的阐释。
对于商标恶意诉讼的构成要件，徐华副庭长指出，就目前的立法而言，对于恶意诉讼的规制主要体现在以下两个方面：一是知识产权侵权项下增加了因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷这个案由；二是《商标法》2019年修改时明确规定“对恶意提起商标诉讼由人民法院给予处罚”。但是对于恶意诉讼的概念、构成要件及赔偿标准都没有以立法的形式加以规定。关于知识产权恶意诉讼的判断标准，首先要认识到知识产权恶意诉讼本质就是一种违背诚实信用原则的侵权行为。在认定时应依照通常的侵权行为四个构成要件：主观过错，侵害行为，损害后果以及侵害行为和损害后果之间的因果关系。其中最重要的是行为人的主观过错——恶意。
徐华副庭长提出，对于恶意的认定可以从两方面进行考虑：一是行为人认识到自己的权利基础不稳定，缺乏正当性；二是行为人的诉讼目的是损害他人权益并为自己谋取不正当利益。在这一点上，杜颖教授认为对于恶意诉讼的认定应当保持审慎的态度，只有在行为人主观上表现出明显恶意时才可能对其进行认定，否则会不利于权利人的正当维权。
对于恶意诉讼的赔偿范围，徐华副庭长认为应当包括直接损失（诉讼产生的直接损失，比如支出的代理费交通费等）、间接损失（更换商标导致的竞争机会丧失等）以及惩罚性赔偿。在损失无法确定时，可以根据当事人恶意酌情确定赔偿数额。对于禁止权利滥用的边界，一方面要对依法维权行为予以支持，不能因为维权诉讼不利结果推定对方存在诉讼恶意。另一方面应该明确商标恶意诉讼认定标准，增加反赔制度，优化营商环境。
钟鸣顾问对恶意诉讼的处置方案进行了阐述。权利人在面对恶意诉讼时，通常可以采取两种方式：一是在诉讼过程中请求法院确认对方为恶意诉讼人；二是在案涉商标或专利无效后提起知识产权恶意诉讼损害赔偿之诉，后者会更有利于权利人维权及获得损害赔偿。去年出台的《民法典总则编司法解释》中对权利滥用作出了规定，采取的是比较灵活动态的认定方式，但如果行为人的主要目的就是为了损害他人利益，应当直接认定构成了权利滥用，即直接通过主要目的判断即可进行认定。
对于恶意诉讼的赔偿责任，钟鸣顾问支持建立恶意反赔制度，以更好保护权利人的权利，但是至于权利人是通过司法程序还是行政程序进行救济，则各有利弊，应综合考量。
杜颖教授在上述基础之上，从实体依据、诉讼程序路径、现行制度中应对商标恶意诉讼的制裁和救济以及《征求意见稿》中的相关规定四个方面分享了商标恶意诉讼的应对策略。首先，就实体依据而言，《商标法》第68条以及权利滥用的抗辩、《反不正当竞争法》第2条、《民法典》第1165条第一款等都对禁止权利滥用和恶意诉讼做出了相关规定，都可以作为正当权利人制止恶意诉讼的请求权基础。其次，就现行制度中应对恶意诉讼的程序路径而言，当事人既可以选择在本诉中提起反诉要求认定原告为恶意诉讼，也可以另行起诉要求恶意诉讼人对其损害承担赔偿责任；至于对商标恶意诉讼的制裁，目前除了一般的民事制裁外，还包括停止侵权、消除影响、损害赔偿等，虽然目前还没有在恶意诉讼赔偿中适用惩罚性赔偿的先例，但并不是从根本上否定这种救济方式，未来仍然有适用的可能。最后，《征求意见稿》中明确规定了恶意反赔制度，在原来的法律规制基础上做出了突破，但是同时也要考虑到该制度的建立应当配套起较为公允的恶意认定标准，才有正确适用的空间。另外，实践中还存在的恶意投诉事件，往往比恶意诉讼带来的危害更大，对其是否应当适用恶意诉讼的处理方式是值得思考的问题。
对于恶意注册与恶意诉讼的制度衔接，袁真富院长指出，实践中恶意注册往往是恶意诉讼的一个前序。现有制度中对恶意的规定包括：侵占共有资源、抢占他人成果、滥用程序、重复诉讼、权利来源不正当等，其中多数情况下，商标的恶意诉讼更多地集中在权利来源的不正当上，因此恶意注册的判定对恶意诉讼的认定就显得至关重要。但是如何判断恶意在实践中尚未形成统一的裁判规则，仍属于法官自由裁量的空间。目前，对于一些确实权利来源不正当但又难以举证构成恶意的侵权诉讼，法官可能会以判决侵权但不赔偿的方式来平衡双方当事人之间的利益，但未来应当需要形成更成熟的判断规则。
刘永刚主席认为实践中存在更为隐蔽的恶意诉讼案件，比如行为人与第三人恶意串通，恶意注册之后将商标转让给第三人，再禁止他人使用，这样就实现了对商标的完全洗白。因此在认定恶意时，还需要考虑商标的流转关系等。
关于 “恶意”的定义，易健雄教授认为恶意注册和恶意诉讼，中间的连接点是“恶意”。许多条款中并未出现“恶意”这个词，商标法中真正明确使用“恶意”仅有7处，商标法对恶意的规定有显性的也有隐性的。从规范的角度来考虑，“恶意”有特定范围，与生活中的“恶意”并不完全相同。“恶意”这个词作为一个法律术语，必须认识到是规范意义上的词。然后再考虑定位，是私法关系还是公法关系，贯通以后才能够形成对恶意规范意义体系化的思考。
关于私法和公法规制的界限，易健雄教授认为恶意注册和恶意诉讼，首先是定性的问题。民事责任更多是讲民事赔偿责任；但是刑法更关注商标注册秩序，尤其是公共秩序问题。恶意注册或者恶意诉讼，可能并没有造成多少损害赔偿，但是已经严重扰乱商标注册秩序，或者诉讼秩序，仍然要负相关的刑事责任。《征求意见稿》规定检察院可以提起诉讼，是指代表国家提起公诉，因为相关危害行为破坏扰乱了某种公共秩序。检察院对于恶意注册可以提起公诉，人民法院给予恶意诉讼依法处罚。这是一种司法制裁，其后才考虑民事赔偿问题。
关于恶意抢注的民事赔偿，刘永刚主席认为商标抢注行为难以被认定为善意正常经营活动或维护自身知识产权所需，属明显商标囤积行为，具有借助他人的知名品牌进行不正当竞争的意图。这样的行为类似于不以使用为目的，大量申请商标注册，扰乱商标注册秩序。所以恶意抢注民事赔偿，仅仅限定在第二十二条第四项不够，规定第二十二条第一、二项也能够请求民事赔偿更为合理。
关于恶意抢注的民事赔偿范围，刘永刚主席指出除了《征求意见稿》中规定的对方当事人为制止恶意商标诉讼所支付的合理开支之外，还应当包括恶意抢注人非法获利、他人的实际损失，例如在电商平台被抢注人恶意投诉的损失（损失了商业机会）；在行政机关被抢注人恶意投诉的损失（海关、市监局的罚款；“停止侵权”导致的停产损失；销毁“侵权产品”导致被不恰当销毁的产品损失。）；甚至进入刑事程序中的损失。此外，民事赔偿中原告参与无效程序付出的成本，可以算作是一种合理开支。
刘永刚主席认为抢注者实施抢注的经济成本低廉，权利人阻止恶意抢注行为却付出了巨大的成本。判决赔偿的数额远低于实际损失，在赔偿力度上是不合理的，连带赔偿的判决思路，能够震慑商标抢注全产业链。
关于“恶意维权”，刘永刚主席认为恶意诉讼的范围比较小，应当扩大到恶意维权从而在商标法中予以规制。抢注人利用抢注的商标对原权利人商标和商标申请提出恶意的商标异议、无效，可以纳入规制范围，从而让真正的权利人可以在商标法框架下要求抢注人恶意诉讼反赔。抢注人对原权利人的产品发起行政投诉、海关扣查，很难阻止市场监管局和海关正在进行的行政查处程序，中止难度非常大。对此，可以让法院发出禁令，要求市场监管局暂停审查或者海关暂时不作出处罚。如果法院作出这样的禁令，行政部门就可以暂时搁置案件。
（本文仅代表个人观点，不代表知产财经立场）
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