商标被撤三的应对策略
近年来,商标撤三与提供使用证据业务数量逐步增多,虽然不排除有竞争对手利用商标撤三制度打击竞争者的策略性行为。但是,大部分商标撤三还是为了满足扫清在先权利障碍获得商标注册的需求。随着商标申请量的增加,我国注册商标基础量的增大与文字资源有限的矛盾日益突出,目前已经进入“商标存量”时代,商标新注册难度越来越大,对申请人的创造力要求越来越高。商标一次性通过审核几率越来越低,很大一部分商标申请需要通过对闲置引证商标的撤三来达到扫清在先权利障碍的目的。
立法目的与相关规定
商标是经营者实现市场区分的重要标识,我国目前采取的商标专用权确认制度是申请注册制。然而,巨大的申请量也伴随着商标资源的枯竭,常见汉字、英文、图形、数字等要素的单一及其组合排列,很难通过审核。与此同时,大量闲置未用的注册商标不但浪费商标资源,无法发挥商标应有的价值和功能,而且还影响到其他商标申请人注册和使用与之近似或者相同的商标。为了解决商标注册制与鼓励使用制之间的矛盾,《商标法》为此规定了连续三年停止使用注册商标的撤销制度。设置目的是为了促使注册商标持有人物尽其用,发挥商标专用权的真正价值。统计数据显示:在向商标局提出商标“撤三”申请的阶段,商标局予以维持的“撤三”案件仅占30%左右,也即有70%左右的商标被成功撤销。从数据不难看出:商标“撤三”申请的成功率是较高的。该制度的设立确实也达到了清除闲置商标,将优质商标资源重新回归市场的目的。当然,知识产权也是市场竞争的重要手段,不排除利用知识产权进行商业战争,对已经核准的商标提出在指定商品上的撤销三年不使用,除了为了自身注册商标排除在先权利障碍,也是商业竞争的常见手段,在此不做过多赘述。《商标法》第49条第2款规定,没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。《商标法实施条例》也对被申请撤销的商标提供了相应的救济图形,第六十六条规定有商标法第四十九条规定的注册商标无正当理由连续3年不使用情形的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标,提交申请时应当说明有关情况。商标局受理后应当通知商标注册人,限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由;期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,由商标局撤销其注册商标。前款所称使用的证据材料,包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。另外,《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》的19.4-19.16条款也对提供使用证据的标准做了细化规定。撤三业务的法律流程
商标撤三与提供使用使用证据组成一个完成的“商标业务”,即请求权提出与抗辩,该业务存在商标局阶段的审理与后续法院诉讼救济途径。一般商标局阶段包括撤三与撤三复审,如复审依然存在争议,可以到法院阶段继续提出商标撤三行政诉讼,包括一审、二审与再审等等。
在国家知识产权局商标局,一个商标“撤三”申请的完整流程,需要经历:向商标局提出申请---不服决定的一方向商标评审委员会提出复审---不服复审裁定的---向北京市知识产权法院提起行政诉讼,其中行政诉讼又经历两审终审制。
撤三应对策略
依据《商标法实施条例》第六十六条规定,商标局受理后应当通知商标注册人,限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由。前款所称使用的证据材料,包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。
商标局受理对注册商标的撤销连续三年不使用的申请后,经过形式审核即向原商标持有人发出答辩通知,通知其在二个月内进行答辩。一般对撤销答辩中的证据认证规则,可以归纳为以下几个方面:(1) 该注册商标的实际使用者是否为该商标注册人或者商标使用许可人;(2)商标的真实使用位于中国大陆范围内;(3)使用证据材料要求形成于撤销提出日的前三年内;(4)使用材料中的商标是否经过变形、增减要素等方式,从而改变其自身显著特征;(5)证据资料所涉使用商品或服务,是否是系争商标的核定使用的商品或服务
依此规定,在收到商标提供使用证据通知书时,商标权人根据自身的情况,判断选择是采取提供指定期间的证据,还是提供不使用的正当理由说明材料。
(一)提供使用证据
1、提供使用证据的主体要求:
商标法第四十九条第二款规定的“连续三年不使用”中的“使用”主体,包括商标权人、被许可使用人以及其他不违背商标权人意志使用商标的人。
2、证据的使用时间要求
该时间也叫“指定期间”,即《关于提供注册商标使用证据通知书》中指定的时间。指定期间之后开始大量使用注册商标的,一般不构成在指定期间内的商标使用,但当事人在指定期间内使用商标的证据较少,在指定期间之后持续、大量使用诉争商标的,在判断是否构成商标使用时可以综合考虑。
3、维持注册商品/服务要求
诉争商标在核定商品上构成使用的,可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册。
4、商标性使用要求
《商标法》第48条规定的本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。
5、不视为商标使用的情形
《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中规定,以下行为不视为商标性使用,(1)仅在核定使用范围外的类似商品或者服务上使用诉争商标的;(2)使用诉争商标但未发挥区分商品、服务来源作用的;(3)为了维持诉争商标注册进行象征性使用的。
(二)因正当理由未使用而维持商标有效
依据《商标法》实施条例第67条的规定,下列情形属于商标法第四十九条规定的正当理由:不可抗力;政府政策性限制;破产清算;其他不可归责于商标注册人的正当事由等。该条以列举的形式规定以上三种情形虽然被申请撤销商标在指定期间内没有使用,但是因为非人为主观故意造成商标闲置,亦可以维持商标专有权。
依据商标法的相关规定,如果是因为不可抗力;政府政策性限制;破产清算等原因,可以提交相关说明来维持商标专有权。
1、不可抗力:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,比如自然灾害及社会异常事件等。以该条款作为不使用正当理由的情形较为少见,请注意新冠疫情不属于商标为正常使用的不可抗力。
2、破产清算。在要求提供使用证据的三年期间正在进行破产清算的注册人需要提交能够证明其正在进行破产清算的相关证据材料,如审计报告、法院相关文件、破产清算报告等
3、政府政策性限制。《商标法实施条例》中的政策性限制应当是指临时性、偶然性的政策,表现为不被商标注册人了解或者不可控制,即不能预见、不能避免、不能克服,倘若政府颁发的政策长期持续稳定发生效力,则以政府政策性限制为由进行抗辩是具有一定风险的。
因正当理由未正常使用,需结合自身的理由提供相应的证据,以第号第5类“血盾”商标被申请撤销为例,商标权人提供了证据 1、申请破产清算的民事裁定书;证据2、破产程序终结民事裁定书;证据3、之前生产销售的产品、产品外包装图片、使用说明书,其中证据1、2为法院文书证明鸿华药业实际处于破产清算阶段,证据3证明鸿华药业之前实际有生产销售注册商标产品的行为。最终,上述证据形成完整证据链能够证明鸿华药业“血盾”商标在指定时间段内存在不使用的正当理由。
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